Qu’est-ce qu’un certificat d’utilité ?

Dans l’économie de la connaissance actuelle, la Propriété Intellectuelle (PI) joue un rôle central dans la stratégie d’innovation des entreprises. Les actifs immatériels, tels que les brevets, sont des ressources stratégiques essentielles pour le développement. Cependant, toutes les inventions n’ont pas vocation à être protégées sur une longue période. Le certificat d’utilité offre une solution adaptée pour des inventions moins fortes ou moins stratégiques. Ce titre de PI est souvent négligé voire méconnu, ce qui peut vous faire perdre un avantage concurrentiel majeur. Alors ? Quid du certificat d’utilité pour la gestion de votre PI ? Petit tour d’horizon avec Pi Motion.

I – Définition et rôle du certificat d’utilité en propriété industrielle

Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle. Il est délivré par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Il a pour fonction d’accorder un monopole d’exploitation sur une invention. Cette protection est similaire à celle conférée par un brevet. Il existe toutefois une différence notable concernant sa durée.

1) Le certificat d’utilité : un titre de propriété industrielle spécifique

Le certificat d’utilité (CU) appartient à la catégorie des droits de propriété industrielle, comme les brevets et les marques. Il confère un droit exclusif à son titulaire. Ce droit permet d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention.

La détention de droits de PI est fondamentale pour une jeune entreprise. La création d’une entreprise repose souvent sur une innovation. Le CU fait partie intégrante de votre « boite à outil » dédiée à la protection de votre PI. Il sécurise ainsi les biens immatériels.

2) Les, critères de protection

Pour qu’une invention soit protégeable par un certificat d’utilité, elle doit respecter les mêmes critères de brevetabilité qu’un brevet d’invention.

Le brevet, qui sert de référence au certificat d’utilité, protège une solution technique nouvelle. Il concerne un produit ou un procédé. Pour être valide, l’invention doit être nouvelle par rapport à l’état antérieur de la technique. Elle doit impliquer une activité inventive.

Si votre invention répond à ces exigences, vous pouvez obtenir ce titre. Ne pas vérifier ces critères peut conduire à des litiges. Vous risquez de gaspiller des ressources dans un dépôt invalide qui sera contraire à des droits de PI déjà protégé par un dépôt antérieur. Cf. notre article sur la « recherche de brevet ».

II – Certificat d’utilité vs brevet : quelles différences essentielles  ?

Les différences entre le brevet et le certificat d’utilité vont bien au-delà de la simple durée de protection. Ces deux titres de propriété industrielle se distinguent par des caractéristiques fondamentales qui influencent leur validité juridique et leur utilisation stratégique.

1) Absence d’examen de brevetabilité : la différence cruciale

La différence principale et essentielle réside dans le processus d’examen par l’INPI. Le certificat d’utilité ne fait pas l’objet d’une recherche d’antériorités par l’INPI, contrairement au brevet d’invention. En outre, l’INPI ne procède aussi à aucun examen de la brevetabilité d’un certificat d’utilité, se contentant d’un contrôle de forme et administratif.

Cette absence de rapport de recherche initial confère au certificat d’utilité une validité toute relative comparée au brevet. Le titre est directement délivré après vérification des conditions formelles et administratives, sans analyse approfondie du fond de l’invention et de sa brevetabilité : le certificat d’utilité est délivré « en l’état » et sans certitude quant à sa validité intrinsèque..

Conséquences juridiques de l’absence d’examen de brevetabilité

Limitation des possibilités d’actions en contrefaçon

Le certificat d’utilité ne peut pas être opposé directement à un concurrent en l’état. Pour l’utiliser dans le cadre d’une action en contrefaçon, le titulaire doit préalablement demander à l’INPI de réaliser la recherche d’antériorités et l’examen de brevetabilité. Cette démarche implique le paiement des taxes correspondantes, identiques à celles d’un brevet.

Le rapport de recherche de l’INPI : procédure incontournable

Sur requête écrite du demandeur et sous réserve du paiement de la taxe de recherche, l’INPI établira le rapport de recherche d’antériorité nécessaire pour les procédures contentieuses. Cette étape devient alors obligatoire pour faire valoir ses droits devant les tribunaux. Cette demande de transformation ne peut être produite qu’avant l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt.

2) Durée de protection du CU et coûts : un enjeu de court terme

Le certificat d’utilité est spécifiquement conçu pour protéger des inventions à durée de vie courte ou moins stratégiques. Le certificat d’utilité offre en effet une protection de 10 ans maximum, contre 20 ans pour un brevet. Cette durée plus courte s’accompagne de coûts initiaux plus réduits, adaptés aux inventions à cycle de vie limité. Tout en gardant néanmoins à l’esprit que préparer un CU (réflexion, appel à des conseils, etc.) demeure aussi couteux que préparer un brevet si l’on veut bien faire les choses.

Les frais de maintien en vigueur restent également plus avantageux que ceux d’un brevet, permettant d’optimiser les coûts de propriété industrielle.

3) Brevet ou certificat d’utilité : choisir la bonne protection pour votre invention

Le choix entre un brevet et un certificat d’utilité dépend donc de votre stratégie de PI. Il influence la gestion de votre portefeuille PI. 

Vous devez évaluer les trois facteurs suivants :

√ L’espérance de vie de l’invention
√ Les objectifs stratégiques pour votre propriété industrielle
√ Les coûts d’entretien de vos droits de PI

L’espérance de vie de l’invention

Le certificat d’utilité convient si vous prévoyez une courte exploitation qui laissera peu de temps à vos concurrents pour réagir par exemple. Dans ce cas, il est inutile d’engager les frais plus importants liés à un brevet.

Les objectifs stratégiques pour votre propriété industrielle

La décision entre certificat d’utilité et brevet dépend de plusieurs facteurs. Cherchez-vous à :
√ Protéger des droits PI pour bloquer vos concurrents ?
ou
√ Simplement à bénéficier d’un avantage temporaire pour investir rapidement un nouveau marché ?

Voici les alternatives qui se présentent à vous :

• Durée de vie prévisible de l’invention :
  Le certificat d’utilité convient parfaitement aux innovations technologiques à obsolescence rapide.

• Le budget dont vous disposez :
  L’absence initiale de taxe de recherche rend le certificat d’utilité plus accessible financièrement. Mais la protection juridique sera très limitée.

• Stratégie juridique :
  Si vous prévoyez des risques d’actions en contrefaçon immédiates, le brevet offre une protection juridique plus solide d’emblée.

• Flexibilité de transformation du CU en brevet :
  Un certificat d’utilité peut se transformer en brevet. Depuis le 11 janvier 2020, le déposant peut transformer librement son certificat d’utilité en demande de brevet. Cette transformation doit être effectuée dans un délai de 16 mois après le dépôt du CU.
  
  Ce délai de 16 mois pour la transformation permet d’évaluer le potentiel commercial de l’invention avant d’engager des coûts supplémentaires.
  
  La procédure de transformation nécessite :

• Le paiement de la taxe de recherche dans un délai d’un mois
• L’établissement d’un rapport de recherche d’antériorité par l’INPI
• L’évaluation de la nouveauté et de l’activité inventive de l’invention

👉 En résumé : Ne pas choisir la protection adéquate entraîne des dépenses inefficaces. Vous devez aligner vos décisions de PI avec vos moyens financiers et vos objectifs économiques à court, moyen et long terme.

Les coûts d’entretien de vos droits de PI

Les frais de maintien en vigueur des brevets augmentent avec le temps. Si votre technologie évolue rapidement, un titre de courte durée pourra être plus pertinent. Un certificat d’utilité permet, en effet, d’optimiser ces coûts. Cela fait partie des questions à se poser et des arbitrages à faire. Le conseil d’un CPI en la matière vous sera précieux.

III – Intérêt du certificat d’utilité pour l’innovation à courte durée de vie

On le sait tous, dans l’industrie, l’innovation est la clé de la compétitivité. Les droits de PI vous permettent ainsi de consolider vos avantages concurrentiels. Pour les inventions dont le cycle de vie est restreint, le certificat d’utilité peut s’avérer un instrument utile.

1) CU et stratégie de dépôt échelonnée

Cette possibilité de transformer un certificat d’utilité en brevet permet aux entreprises d’adopter une stratégie de dépôt progressive. Elles peuvent initialement déposer plusieurs certificats d’utilité pour économiser les taxes de recherche, puis transformer uniquement les inventions les plus prometteuses en brevets.

C’est une stratégie de « test and learn ».

2) Le certificat d’utilité : « petit brevet » ou réel atout en négociation ?

On l’a vu, le CU ne sécurise pas vos droits de PI. Car les démarches auprès de l’INPI sont minimalistes. La détention de certificats d’utilité peut donc difficilement servir de monnaie d’échange ou de valorisation de vos actifs dans le cadre d’une négociation avec des partenaires ou investisseurs.

3) Que perdez-vous à ne pas considérer le CU ?

Ne pas envisager de déposer un certificat d’utilité peut néanmoins vous faire rater des opportunités.

Vous perdez la traçabilité de vos droits de PI

Sans un titre de PI formel, il est difficile de prouver l’existence et la date de vos créations en cas de litige.
👉🏻 Bon à savoir : Le certificat d’utilité est un titre officiel délivré par l’INPI.

Vous n’optimisez pas vos coûts de PI

Si vous protégez une invention courte durée par un brevet long, vous engagez des frais inutiles. Le certificat d’utilité est l’option économique par nature pour ce cas. Mais pesez bien le pour et le contre entre économies budgétaires au démarrage et protection efficace de vos droits de PI.

IV – Gérer efficacement le cycle de vie du certificat d’utilité

La gestion de vos droits de PI ne s’arrête pas au dépôt d’un certificat d’utilité. Vous devez gérer le cycle de vie de votre titre de manière dynamique. Un CU, même de courte durée, nécessite un suivi rigoureux.

1) Traçabilité et enregistrement du certificat d’utilité : les enjeux

Comme le brevet, le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle. Tout acte l’affectant doit être enregistré. L’inscription au Registre national des brevets (RNB), tenu par l’INPI, est nécessaire.

2) La veille et l’analyse continue au cœur de votre stratégie de PI

L’information brevet est une source technique et stratégique remarquable. Même si le certificat d’utilité protège une invention courte, la surveillance technologique reste vitale.

Vous devez constamment surveiller les brevets de vos concurrents. Cela permet d’alimenter votre veille technologique.

L’analyse des brevets permet de répondre à des questions stratégiques :

• Quels problèmes techniques vos concurrents résolvent-ils ?
• Quelles sont leurs stratégies de recherche ?
• Dans quels pays cherchent-ils à s’étendre ?

Au vu de la stratégie mise en place par vos concurrents et si les marchés que vous visez s’avèrent porteurs, cette veille brevet vous aidera à répondre à la question suivante : le moment est-il venu de transformer mon certificat d’utilité en brevet d’invention ?

Cette question, il faudra vous la poser au moment opportun.

V – Les solutions PI Motion pour protéger vos certificats d’utilité

Pi Motion développe des solutions pour vous accompagner sur toute la chaîne de valeur de la Propriété Intellectuelle et Industrielle. Notre ADN est de vous proposer des solutions pragmatiques et accessibles. La gestion efficace de vos certificats d’utilité et de votre portefeuille PI est facilitée par nos outils.

1) PI Planner : piloter l’ensemble de vos titres de PI

Le certificat d’utilité est un titre qui doit être géré en cohérence avec le reste de votre portefeuille (brevets, marques, dessins et modèles). Notre solution PI Planner vous offre cette vision intégrée.

PI Planner vous permet de piloter efficacement vos actifs. Vous obtenez une vision à 360° Vous pouvez réaliser des tableaux de bord automatisés.

Pour un titre tel que le certificat d’utilité, dont l’intérêt est la courte durée, l’optimisation des coûts est essentielle. PI Planner vous aide à :

• Anticiper les coûts : Simuler les coûts futurs de maintien.
• Évaluer la valeur : Suivre les indicateurs pour évaluer la contribution du certificat d’utilité à la création de valeur.
• Prendre des décisions éclairées : Le diagnostic de portefeuille est indispensable pour optimiser les coûts d’entretien.

En utilisant PI Planner, vous transformez vos coûts de gestion de PI en décisions stratégiques pour votre entreprise.

2) Patent Pulse : sécuriser le dépôt de votre certificat d’utilité

Le certificat d’utilité nécessite une recherche d’antériorités approfondie. Notre outil Patent Pulse est une plateforme collaborative de veille brevets puissante.

Patent Pulse vous aide à :

• Réaliser des recherches d’antériorités : Vous vérifiez si l’invention est bien nouvelle.
• Orienter la R&D : L’analyse de l’information brevet ou CU éclaire, sécurise et dynamise vos projets d’innovation.
• Vérifier la liberté d’exploitation : Vous vous assurez de ne pas être contrefacteur vous-même.

Ne pas effectuer ces recherches est un risque juridique majeur. Notre outil vous fournit les informations techniques et juridiques indispensables pour préparer un dépôt solide pour votre certificat d’utilité.

VI – Formalités et opposabilité du certificat d’utilité

Comme tout titre de PI, le certificat d’utilité est soumis à des formalités précises.

1) Le rôle de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle)

Comme nous l’avons déjà précisé dans cet article, l’INPI est l’établissement public chargé d’enregistrer et de délivrer les titres de propriété industrielle, y compris le certificat d’utilité. Il garantit la procédure de dépôt.

Vous devez déposer votre demande en ligne sur le site de l’INPI.

Les documents de certificat d’utilité sont publiés 18 mois après leur dépôt. Cette publication permet aux tiers d’accéder à l’information.

2) L’importance de l’enregistrement du certificat d’utilité pour sa validité

La conclusion d’un contrat de licence ou de cession de votre certificat d’utilité doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

De plus, ces actes doivent être inscrits sur le Registre national des brevets (RNB). L’inscription est essentielle.

Si vous cédez votre certificat d’utilité et que le cessionnaire ne l’inscrit pas, vous risquez un litige.

VII – En résumé, le Certificat d’utilité est un outil pour la protection de vos inventions

On l’a dit en préambule, le certificat d’utilité est un titre de PI souvent ignoré. Il est néanmoins utile pour les innovations à courte durée de vie.

Résumons-nous. Nous avons vu que :

• Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI.
• Il répond aux mêmes critères de brevetabilité qu’un brevet.
• Ses deux caractéristiques sont qu’il ne fait pas l’objet d’une recherche d’antériorité et que sa durée de vie est plus courte que le brevet.
• Il est utile pour les inventions à cycle de vie rapide ou pour tester rapidement un marché sans engager de frais importants.
• Il n’est pas opposable aux tiers et ne protège pas votre invention de la copie ou de la contrefaçon.
• Il est possible de le transformer ultérieurement en brevet pour apporter une vraie protection à votre invention et la rendre opposable aux tiers.
• Des outils modernes comme PI Planner et Patent Pulse vous aident à gérer ce titre, notamment par la vérification d’antériorités et l’optimisation des coûts d’entretien.

En conclusion, le certificat d’utilité fait partie de la panoplie des outils PI à votre disposition. Dans certains cas, il peut être utile pour tester un marché, dans un esprit agile « test and learn », ou pour un produit à cycle de vie court.

Vous avez des questions sur la gestion de vos certificats d’utilité ?

Passez à l’action.

Contactez PI Motion pour obtenir des réponses sur la meilleure stratégie à mettre en place pour vous.

FAQ : Certificat d’utilité et Protection Intellectuelle

Qu’est-ce qui distingue le certificat d’utilité du brevet d’invention ?

Le certificat d’utilité offre une protection beaucoup plus limitée que le brevet. Il ne confère pas un monopole d’exploitation et n’est pas opposable aux tiers. La seconde distinction réside dans sa durée du de vie, qui est plus courte (10 ans) au lieu de 20 ans pour le brevet.

Quelles sont les conditions requises pour obtenir un certificat d’utilité ?

Pour être protégé par un certificat d’utilité, une invention doit respecter les critères de brevetabilité appliqués au brevet. Cela signifie que l’invention doit être nouvelle et impliquer une activité inventive.

Quelle est la procédure de dépôt d’un certificat d’utilité ?

Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI. La demande doit être déposée auprès de cet office.L’INPI ne fait pas de recherche d’antériorités. C’est une démarche purement de forme et administrative.

Peut-on céder ou accorder une licence sur un certificat d’utilité ?

Le certificat d’utilité ne conférant pas un monopole d’exploitation sur une invention et étant opposable aux tiers, il ne représente pas de valeur réelle négociable comme peut l’être un brevet. Cela est néanmoins juridiquement possible : mais quel intérêt pour le cessionnaire ?

Est-il obligatoire d’enregistrer la cession d’un certificat d’utilité ?

Oui, tout acte modifiant les droits attachés à ce type de titre doit être inscrit sur un registre, le Registre national des brevets (RNB), tenu par l’INPI. Cette inscription est indispensable. Ne pas enregistrer un transfert fait courir un risque juridique.

Le certificat d’utilité est-il un actif valorisable pour l’entreprise ?

Oui, en tant que titre de propriété industrielle, le certificat d’utilité fait partie des actifs immatériels de l’entreprise. Il peut être valorisé, par exemple, dans le cadre d’une cession ou de la concession de licences d’exploitation. 

Comment s’assurer qu’une invention est éligible pour un certificat d’utilité ?

Les critères de brevetabilité sont les mêmes que pour un brevet : la création technique, la nouveauté, l’application industrielle, l’activité inventive.